鄭小粵:談現有技術抗辯的法律性質
2009-12-26 01:38:02   來源:知識產權實驗室(鄭小粵)   評論:0

在我國司法實踐中,現有技術抗辯原則早已得到普遍接受。然而,現行法律規定中對現有技術抗辯少有觸及。在中,最高法院2001年發布的«關于審理專利糾紛案件適用法律問題的若干規定»[1][1]僅有的少數涉及現有技術抗辯的法律規定之一,其中第九條規定,對于人民法院受理的侵犯實用新型、外觀設計專利權糾紛案件,如果“被告提供的證據足以證明其使用的技術已經公知的”[2],可以不中止訴訟。這一規定可以看作是現行法對現有技術抗辯的接受和承認。而在即將于2009101日起生效的新修改的«專利法»中,現有技術抗辯原則作為新增部分寫入第62條,規定:“在專利侵權糾紛中,被控侵權人有證據證明其實施的技術或者設計屬于現有技術或者現有設計的,不構成侵犯專利權。” 這標志著現有技術抗辯原則已經獲得了穩定的法律地位。但是,盡管該規定明確了使用現有技術“不構成侵犯專利權”,卻沒有說明現有技術抗辯的法律性質:是屬于本來就“不侵權”的抗辯,還是雖然落入了專利保護范圍,但同時也屬于現有技術,因而不能判定侵權成立的一種“侵權例外”的抗辯?抑或是兩者兼而有之。本文試圖對現有技術抗辯的法律性質作出進一步的深入分析。

  

一、        專利侵權判定與抗辯的性質

確定專利權的保護范圍主要依據權利要求,根據專利法第56條第1款的規定,發明或者實用新型專利權的保護范圍以其權利要求的內容為準,說明書及附圖可以用于解釋權利要求。即發明或者實用新型專利權的保護范圍以其權利要求的內容來確定。其保護范圍需要在理解權利要求的本意之后,結合專利文件來解釋權利要求。 

專利侵權判定可以分為兩步:首先是確定專利權的保護范圍,在明確了專利權的保護范圍之后,然后再與被控侵權物比對。

 對于被控侵權物來說,如果其落入了專利保護范圍內,而且不屬于法律規定的例外情況,就構成了侵犯專利權。

對于被控侵權人來說,要證明不構成專利侵權,只有兩個途徑:要么證明被控侵權物未落入專利保護范圍內;要么證明被控侵權物即便被控侵權物落入了專利保護范圍之內,由于屬于法律規定的例外情況也不視為侵犯專利權。

 如果能證明被控侵權物未落入專利保護范圍內,則可以高枕無憂,這是侵權抗辯的最佳結果。這種抗辯,在專利法理論中稱作“不侵權抗辯”。 

而要證明屬于法律規定的例外情況,則難度增加。這是在無法完成“不侵權抗辯”的前提下,即默認了被控侵權物已落入專利保護范圍內,然后尋求適用法律上的特別例外規定。如專利法第11條規定:“發明和實用新型專利權被授予后,除本法另有規定的以外,任何單位或者個人未經專利權人許可,不得實施其專利……”,這里所說的“本法另有規定的”,是指現行專利法第63條(新修改的專利法第69條)規定的“不視為侵犯專利權”的五種情形。這種抗辯,在專利法理論中稱作“侵權例外抗辯”。 

新修改的專利法第62條引入了“現有技術抗辯”以及“現有設計抗辯”[3][3],由此帶來的問題是,“現有技術抗辯”或者“現有設計抗辯”是屬于“不侵權抗辯”,還是屬于“侵權例外抗辯”?

 二、        現有技術抗辯對專利侵權判定規則的沖擊

在傳統的專利侵權判定中,通常是以權利要求的內容來比對被控侵權物是否落入專利保護范圍內;參與比對的只有專利權利要求和被控侵權物。引入現有技術抗辯之后,必然會對專利侵權判定規則帶來重大改變。下面具體分析如下。

1)從拒絕到逐步接受“現有技術抗辯”

我國自實行專利制度以來,對“現有技術抗辯”經歷了從早期的“不接受”過渡到“有條件接受”的轉變過程。新修改的專利法生效后,“現有技術抗辯”得到了法律上確認,這對統一司法尺度意義重大。[Page]

我們還是有必要從早期的“不接受”中發現其中的合理成分。

“現有技術”一詞,是專利審查階段的專門術語,用來審查專利申請是否相對于“現有技術”具有專利性,其審查職權由法定的行政機關專門行使。理論上說,凡是通過專利審查機關審查批準的“專利技術”,都不同于“現有技術”,或者說,“專利技術”是對“現有技術”作出了貢獻,因此才能受到法律的保護。可見,“專利技術”與“現有技術”界限分明。

在專利保護階段,裁判者是人民法院。既然專利已經被授權,既然“專利技術”與“現有技術”彼此不能交叉,就應以專利權利要求為中心,對比被控侵權物是否落入專利保護范圍;而沒有進行“現有技術抗辯”的必要。因此,我國專利制度實施的初期,不允許“現有技術抗辯”是有道理的。盡管如此,我們還應看到,法院已經意識到即使是授權專利,由于受各種條件限制,也可能出現屬于現有技術而不應被授權的現象。法院受職權分離主義的限制,無權對是否屬于現有技術這個專利審批機關的專責作出自己的判斷,故最高人民法院在199212月發布的«關于審理專利糾紛案件若干問題的解答»中規定:“人民法院受理實用新型或外觀設計專利侵權案件后,在向被告送達起訴狀副本時,應當通知被告如欲請求宣告該項專利權無效,須在答辯期間內向專利復審委員會提出。被告在答辯期間內請求宣告該項專利無效的,人民法院應當中止訴訟。”由此可以看出,法院是借助于被告的無效請求而主動中止程序,以等待專利審查機關的結論,體現了法院對行政權的尊重。

根據當時的情況,最高人民法院作出上述規定是十分恰當的。由于當時我國專利制度實施的時間不長,法院普遍缺乏審理專利案件的經驗,對于“現有技術”,統一由國家專利局進行認定比較穩妥。考慮到保護被告人程序上的合法權益,規定中要求法院行使釋明權,即告知被告可請求宣告該項專利權無效,但“須在答辯期間內向專利復審委員會提出”。一旦被告在答辯期間內請求宣告該項專利無效的,人民法院就應當中止訴訟,等待專利行政機關的審查結果。 

2001年最高人民法院在法釋21號司法解釋[4][4]中,鑒于人民法院已經有了十多年的專利審判實踐經驗,表現出對“現有技術抗辯”的態度有所松動。但同時期北京市高級人民法院對“現有技術抗辯”的態度仍然比較謹慎。北京高院認為[5][5],在“現有技術抗辯”中,只能采用一份單獨的對比文件,或者是兩份以上對比文件的“顯而易見的簡單組合”作為比對的現有技術,表明下級法院仍不愿過多地介入到復雜的“現有技術”判斷之中,只是對那些十分明顯的“現有技術”,才接受“現有技術抗辯”。 

2“現有技術抗辯”帶來的比對關系的變化

通常意義上的專利侵權判定,就是專利權利要求與被控侵權物的比對,如果沒有落入專利保護范圍之內,結論自然是不構成侵權;如果落入專利保護范圍之內,最多再審查是否有法律規定的例外情形。如果沒有,就可以判定侵權成立。

但引入“現有技術抗辯”之后,比對關系明顯地復雜起來。在專利權利要求和被控侵權物之外,還要考慮“現有技術”的影響。這樣一來,法院就面臨著三組關系[6][6]的比對,假設專利權為A,涉嫌侵權的技術方案為B,現有技術為C

第一組比較是AB。這一組比較實際上是推定專利A的有效性的前提下所作的比較,這就是普通的專利侵權訴訟中法院審理的基本任務;

第二組比較是AC。這一組是專利與現有技術的比較,通常是專利復審委員會的職責,法院作此比較,有挑戰專利權的有效性的嫌疑;

第三組比較是BC。即如果能證明涉嫌侵權的技術方案B等于現有技術C,則法院完全可以據此得出不侵權的結論。在這一組的比較中,因為不是與專利作比較,并不涉及專利權是否有效,僅僅證明了涉嫌侵權的技術方案[Page]B屬于現有技術C而已,因而沒有挑戰專利權的效力。

法院面對這三組比較關系,是三組關系都要一一比較,還是有所回避與側重?例如,法院是否有權在專利與現有技術之間進行比較,是否優先適用第三組即涉嫌侵權的技術方案B與現有技術C的比較?對這些問題的不同回答,反映出對“現有技術抗辯”法律性質的不同認識。

 

三、如何看待“現有技術抗辯”的法律性質

 

新修改的專利法第60條涉及了對一般專利侵權行為的規制,即“未經專利權人許可,實施其專利,即侵犯其專利權……”;第69條則規定了五種侵權例外情形;而涉及“現有技術抗辯”的第62條設置于兩者之間。“現有技術抗辯”究竟屬于“不侵權抗辯”還是“侵權例外抗辯”,抑或“不侵權抗辯”與“侵權例外抗辯”兩者兼而有之?立法者沒有明確,僅從法律條文的設置上也得不到答案。筆者試就此作出自己的分析。

1     從“現有技術抗辯”優先適用看“現有技術抗辯”的性質

專利侵權訴訟中,如果涉及到“現有技術抗辯”,法院必須確定上述三組比對方式的先后順序。最高人民法院民事審判第三庭在«關于王川與合肥繼初貿易有限責任公司等專利侵權糾紛案的函»[7][7]中指出,“不論神電公司技術與王川專利是否相同,在神電公司提出公知公用技術抗辯事由的情況下,只有在將神電公司技術與公知公用技術對比得出否定性結論以后,才能將神電公司技術與王川專利進行異同比較”。由此可見,最高人民法院的觀點是首先適用現有技術抗辯的比較(即上述第三組的比較),只有在現有技術抗辯不成立以后,再按照常規的步驟進行被控侵權物與專利權利要求的比較(即上述第一組的比較)。

應該說,判斷被控侵權物是否落入專利保護范圍,可以從兩個方面考慮:其一是正面分析,在專利保護范圍明確的前提下,看被控侵權物是否落入其中;其二是從反向考慮,看被控侵權物是否在現有技術范圍內,如果能證明“是”,則被控侵權物必定處于專利保護范圍之外。

首先適用現有技術抗辯的比較,其好處是先不用確定專利保護范圍,而是選擇相對容易的對被控侵權物與現有技術進行比較,如果比較的結果是被控侵權物在現有技術范圍內,則說明“現有技術抗辯”的性質為“不侵權抗辯”。但如果現有技術抗辯不成立,還必須進行被控侵權物與專利權利要求的比較。需要指出的是:在這種情形下,如果被控侵權物也沒有落入其中專利保護范圍中,其抗辯性質仍屬于“不侵權抗辯”。

2     專利與被控侵權物比較的優先適用看“現有技術抗辯”的性質

如果先進行專利與被控侵權物的比較,要回答的問題是,在專利保護范圍明確的前提下,看被控侵權物是否落入其中。如果被控侵權物未落入專利保護范圍,則表明被控侵權物處于專利保護范圍之外,可得出“不侵權”的結論,因此,其抗辯性質仍屬于“不侵權抗辯”。反之,如果被控侵權物已落入專利保護范圍內,在被告主張“現有技術抗辯”的前提下,此時需要進行被控侵權物與現有技術的比較。如果被告成功地證明了被控侵權物屬于現有技術,由于現有技術一定處于專利保護范圍之外,則間接地證明了被控侵權物也處于專利保護范圍之外。這樣,其抗辯性質就應屬于“侵權例外抗辯”。

3     兩種比對順序的優劣分析

理論上說,無論是優先適用現有技術抗辯,還是先進行專利與被控侵權物的比較,得出的結論應該是一致的,不能因為比對順序不同導致不同的比對結果。但考慮到程序效率,如果采用其中一種比對順序更經濟,則還是有高下之分。主張優先適用現有技術抗辯的學者[8][8]認為,當現有技術抗辯的結果能夠確定被告的被控侵權物落入現有技術的范圍,就可以得出不侵權的結論,也就省去了專利與被控侵權物的比較,可以節省司法資源。從本文前面的分析看,這個觀點有失偏頗。的確,當被控侵權物落入現有技術的范圍,是可以得出不侵權的結論;但是,如果被控侵權物沒有落入現有技術的范圍時,后面的比對仍然是不可避免的。因此,還必須考慮后續的比對程序。[Page]

同理,進行專利與被控侵權物比較時,并不一定能夠確定“被控侵權物沒有落入專利保護的范圍”,因此,也不能省去后續的比對。

可見,上述兩種順序的比對,需要的程序時間大致相當,“優先適用現有技術抗辯”不能提高程序效率。 

4)法院是否有權對專利與現有技術進行比對 

對法院是否可以對專利與現有技術進行比對,目前業界普遍持否定態度。他們認為,專利與現有技術之間的比較是專利審查機關的工作。專利審查機關可以直接得出專利申請或專利是否具有專利性的判斷結論,而法院卻不應該在案件審理中作出相同方式的比對。

筆者認為,在涉及現有技術抗辯的專利侵權訴訟中,無論如何,法院都不應回避專利與被告所主張的現有技術的比較:這種比較只是基于現有證據材料的比較,大多數情況下,這種比較更能襯托或驗證其他兩組比較的結果,便于證明結論的合理性,因此不應設置任何限制,更不應成為法院審理的禁區;相反,這種比較有助于法院查明案件事實。只是應當注意,作為大陸法系國家,法院不能根據比較結果直接評判專利權的效力,更不能得出專利無效的結論。

順便指出的是,在美國的專利侵權訴訟中,盡管法院有權評價專利有效性,甚至宣布權利要求無效[9][9],但美國法院在對專利與現有技術進行比較也是有限度的。20089月,美國聯邦巡回上訴法院在Egyptian Goddess v. Swisa一案[10][10]指出:“需要強調的是,在判定過程中盡管常常涉及了專利與現有技術的比對,但這不是為了判斷專利的有效性,而是專門為了侵權判定。” 

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